Lorsque deux entreprises ou une entreprise et un laboratoire s'associent pour mener un projet de recherche et développement, la question de la propriété des résultats produits doit être traitée contractuellement avant le début de la collaboration. En l'absence de clauses précises, des conflits sur la propriété des résultats peuvent survenir après des années de travail commun, compromettant l'exploitation des innovations développées.
La distinction background IP / foreground IP
La distinction fondamentale dans tout contrat de R&D est celle entre le background IP et le foreground IP.
Le background IP désigne les connaissances, technologies, brevets, savoir-faire et droits de propriété intellectuelle que chaque partie apporte à la collaboration, et qu'elle détenait avant le début du projet. Ces actifs préexistants restent la propriété exclusive de la partie qui les a apportés. La collaboration peut prévoir un accès réciproque à ces actifs dans le cadre du projet, mais cet accès ne transfère pas la propriété.
Le foreground IP désigne les résultats, inventions, données, logiciels, et autres éléments protégeables générés dans le cadre du projet de R&D. C'est la propriété de ces éléments qui doit être définie par le contrat.
Les options de répartition du foreground IP
Plusieurs schémas de répartition sont possibles. La propriété exclusive de chaque résultat attribuée à la partie qui l'a principalement généré. La copropriété de tous les résultats, avec des règles d'exploitation définies par accord (droits d'exploitation de chaque copropriétaire, conditions d'octroi de licences à des tiers, partage des revenus de licence). L'attribution de la propriété exclusive à l'une des parties, l'autre bénéficiant d'une licence d'exploitation.
La copropriété est souvent l'option par défaut, mais elle crée des complications pratiques si les règles d'exploitation ne sont pas clairement définies. En droit français, la copropriété d'un brevet est régie par des règles légales strictes, notamment l'obligation pour chaque copropriétaire d'obtenir le consentement des autres pour concéder des licences à des tiers.
Les droits d'accès au background IP pour l'exploitation du foreground IP
Pour pouvoir exploiter les résultats du projet, une partie peut avoir besoin d'accéder au background IP de l'autre. Ces droits d'accès doivent être explicitement prévus dans le contrat, avec leurs conditions (gratuit, rémunéré, limité dans le temps ou dans l'usage).
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